久しぶりに知財の話題です。地方の事業所に勤務する従業員から、「当社のマークを使っている無関係の企業がある」と情報提供がありました。
送られてきた画像を見ると、確かに当社のマークと同じ色・レタリングで、当社を知っていれば、うちのマークがベースになっていることが容易に認識できるマークでした。
さて、どう対応したものでしょうか。
商標権侵害の成立余地はあるか
自社のマークと同一・類似のマークを使用する他人への権利行使を考えるとき、まずは商標権侵害の成立余地がないかを考えるのが自然です。理由は、権利行使がしやすい、つまり理屈が簡単だからです。
商標権侵害の成否は、以下のいずれもを満たすかで判断します。登録商標と指定商品・指定役務の両方に同一性か類似性が認められれば、原則は権利侵害が成立します。
- 他人の使っているマークが登録商標と同一又は類似しているか
- 他人の使っているマークの用途が登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似しているか
- 他人の使っているマークが他人の出所表示として使われているか（商標的使用か）
ただ乗りされたくないような自社のマークは商標登録を済ませていることが多いですし、似ている（と信じる）から問題視するので、事実上は、他人の用途が登録商標の指定商品・指定役務と同一・類似しているかだけを確認することになります。もしヒットすれば、登録商標に基づく権利行使が可能です。
もっとも、商標登録があったとしても自社で使用していなければ、不使用取消審判請求という返り討ちにあう可能性も。
自社で使用していない商品・役務については、防護標章登録があれば心強いですが、基礎となる登録商標が著名でなければそもそも認められませんし、保護範囲は登録された標章と同一かつ指定商品・指定役務に限られるので、必ずしも使い勝手がよいともいえません。当社も、防護標章登録はほとんどしていないです。
不正競争行為が成立するか
商標権侵害を主張できなければ、次に考えるのは不正競争防止法違反ですね。同法では、商品等表示について、
- 混同惹起行為（不正競争防止法2条1項）
他人の周知な商品等表示を使って他人の商品や営業と混同を生じさせること - 冒用行為（不正競争防止法2条2項）
他人の著名な商品等表示を自分の商品等表示として使用すること
を禁じているので、自社のマークがそこそこ有名であれば不正競争行為の可能性があります。
しかし、商標権と違って使っているマークや用途が似ているだけでは足りず、自社のマークが周知／著名であることなどを立証しなければなりません。
ひとまずお願いベースで
当社としては重要なマークですし、実際「あそこはグループ企業なの？」という誤解も生じているので、何とか使用をやめてほしいのですが、相手は中小企業。
商標権侵害だとか不正競争行為だとかいう法律論をいきなり持ち出しても大人気ないというか、まずは穏当に申し入れるのがいいのかなと考えています。つまり、「うちのグループ会社では？と問い合わせがくるくらい紛らわしいので、使用をやめてほしいのだが、いかがか」という感じです。
そして、相手の出方を見ながら次の手を考えます。
そもそも権利行使するか？一般消費者（需要者）の反応も要注意
ここまで、権利行使する前提で話を進めてきましたが、そもそもアクションを起こすかどうかという点も慎重に検討すべきです。
今回、問題のマークを使用している企業は規模の小さなところのようで、想像するに、「社名が似てるし、パロって使おう」くらいの軽い気持ちなのだと思います。マークは明らかに当社がベースになっているので、「たまたま」は考えにくいけれど、かといって悪質性が高いとも言えなさそうでした。そうすると、見逃すという選択肢もあり得ます。
SNSが多用される時代、申入れをすれば、それが多くの方の目に触れることになるかもしれません。そうなると「大したマークでもないのに、大企業が中小企業をいじめている」と映る可能性もあるので、送付する書面の内容は慎重な検討が必要です。
実際、正当な商標権に基づいて申入れを行ったのに権利者側が大きく批判されたという事例もあります。
ブランドを管理する知財担当者にとって、「自社のブランドを守るには、冒用・盗用には毅然と対応しなければいけない、見て見ぬふりをしない」というのは結構当たり前の話だと思いますが、厳格に運用するのは難しいです。
